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商标许可备案是否需要当前商标所有人同意
作者: 时间:2024-3-28

2023 年 11 月 22 日,欧盟普通法院在判决(T-679/22)中明确,欧盟商标许可协议签订后商标发生转让,没有新商标所有人的书面同意,不予备案

本案中,Brandavid 公司 2016 年将其拥有的三个欧盟商标以排他许可给 Shaman Spirits 公司。许可协议并未在欧盟知识产权局备案。这里值得一提的是,欧盟商标许可协议不是强制备案,但是备案会更有利于被许可人,比如备案后的可以对抗第三方 ;不通知被许可人,商标所有人不能放弃商标 ;商标到期日前六个月,被许可人会得到欧盟知识产权局的通知等等。Brandavid 公司随后将这三个商标转让给 Global Drinks 公司。该转让 2017 年备案。

2020 年 7 月,Shaman Spirits请求备案许可协议,并提供了协议副本。欧盟知识产权局通知 Shaman Spirits 和新商标所有人 Global Drinks,但 Global Drinks 对备案表示反对。备案因 Shaman Spirits 未能提交 Global Drinks同意备案的证据而被撤销。上诉委员会随后也支持撤销。Shaman Spirits 于是上诉到欧盟普通法院。

欧盟普通法院审理后,驳回上诉,维持了上诉委员会的裁定。法院认为 :根据《欧盟商标条例》(下称《条例》)第 25(5) 条,商标许可备案可由一方当事人申请,但对于具体备案条件并未明确。根据《条例》第 26(1) 条,许可备案可以参照适用《条例》第 20(5)(6) 和 (8) 条等有关“转让备案”的规定,以及与此对应的《欧盟商标实施细则》(下称《细则》)第 13 条来处理。其中,《条例》第 20(5) 条要求商标转让备案申请必须附有《条例》第 20(3) 条规定“转让成立”的文件,该文件应为书面形式。《细则》第13(3) 条规定了四种证明“转让成立”的证据形式,每一种都要求原注册人和新注册人的签名。法院认为,Global Drinks 确实不是当初许可合同的当事人和签字方,但原来的商标所有人已经不再有权授予 Shaman Spirits 相关权利了。为了达成法律上的确信,欧盟知识产权局根据前述法律规定,要求当前商标注册人明确表达他有许可的意愿,并在有关声明、协议及其他文件上签字,这个要求并无不妥。

Shaman Spirits 指出受让商标时,Global Drinks 公司知晓 Brandavid 公司与 Shaman Spirits 公司的许可协议,可认定其接受涉案许可。但法院认为,即便涉案许可能够对抗 Global Drinks 公司,也不意味着欧盟知识产权局有义务去备案。本案处理的是备案程序条件的问题,条件不成立就不能备案。即使根据国内法,商标转让后,许可还有效,许可权相应发生了移转,新注册人不配合备案,此时引发的是合同纠纷,不影响前述备案程序问题的处理。

此外,法院还驳回了 Shaman Spirits 要适用芬兰有关商标的法律规定的请求,指出欧盟商标的备案应适用欧盟商标的有关法律。


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